Het komt vaak voor dat een merk te ‘beschrijvend’ is om te kunnen worden geregistreerd. Wat houdt dat nou eigenlijk in? En hoe ver gaan de overheidsinstanties om deze beschrijvendheid aan te tonen?

Onderscheidend vermogen

Het Bureau weigert een merk als het merk ‘elk onderscheidend vermogen mist’: de zogeheten toetsing op absolute gronden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: als een merk beschrijvend is voor de producten of diensten die worden verkocht (denk aan: Appel&Peer voor een groenteboer) dan mist het merk onderscheidend vermogen. Ga je onder de naam ‘Apple’ echter smartphones verkopen, dan kan dat wel. Het idee hierachter is dat merken er zijn om de identiteit van producten aan te duiden. Een merk laat als het ware aan zijn consumenten zien waar een product vandaan komt. 

Thematiek

Een merk is niet alleen beschrijvend als het direct iets zegt over de producten, maar kan ook beschrijvend zijn als het een eigenschap van de producten aanduidt (denk aan: ‘lekker’ voor eten) óf bijvoorbeeld aanprijzend is (‘de beste’). Een merk kan ook beschrijvend zijn, wanneer het merk een kenmerk van de producten aanbiedt, zoals een thema. 

Denk aan ‘verre reizen’ als merk voor reismagazines. De naam ‘verre reizen’ zegt genoeg, dit tijdschrift gaat – jawel – over het maken van verre reizen! De plaatjes van verre oorden zie je direct voor je. 

VOS & UIL: thema voor boeken of speelgoed?

Vorig jaar ontvingen we van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een voorlopige weigering van het merk VOS & UIL voor onder andere boeken, textiel en speelgoed. Het Bureau was van mening dat het teken VOS & UIL, bestaande uit twee diersoorten, kan worden opgevat als ‘aanduiding van een thema’. Door het merk VOS & UIL te noemen kon de suggestie worden gewekt dat bijvoorbeeld de boeken gingen over een verhaallijn met daarin een vos en een uil.

Ging deze redenering niet toch wat ver? Er zijn immers wel meer kinderboekenseries te bedenken die wél staan ingeschreven in het register, denk aan VOS & HAAS en HAAS & KONIJN. En is ‘VOS & UIL’ dan echt éven beschrijvend als thema zoals ‘verre reizen’ dat voor reismagazines is? In dat straatje zou je denken dat VOS & UIL dan wel moet kunnen. 

Bezwaar tegen de weigering

Als bezwaar voerden we het een en ander aan. Zo zou de consument volgens ons met de naam VOS & UIL eerder de associatie hebben met activiteiten verband houdende met dieren, zoals dierenvoeding of dierenparken in plaats van met boeken, speelgoed of textiel. Ook gaven we aan dat de boeken niet alleen maar zouden gaan over een ‘vos en een uil’. De boeken bevatten namelijk een verhaallijn over mensen. VOS & UIL duidt daarom geen thema aan. 

En dan nog even terug naar wat beschrijvend precies is. In de afgelopen jaren zijn ontzettend veel merken niet aanvaard omdat ze te beschrijvend waren. Denk bijvoorbeeld aan ICE TEA (voor koude thee dranken), BIOMILD (voor yoghurt). Wat wel aanvaard is, is Chicken Tonight, Easy Bank, Babycenter, HiProtec en SuitSupply.

De merken die niet zijn aanvaard, vertellen allemaal duidelijk iets over de waren waarvoor ze zijn ingeschreven (thee en zuivel). VOS & UIL bevat nergens het woord ‘boek’, ‘speelgoed’, ‘stof’ of iets dergelijks. Het zijn twee dieren die in essentie eigenlijk niks te maken hebben met lezen, spelen of beddengoed.

Eind goed, al goed

Uiteindelijk ging het Bureau mee met bovenstaande argumenten. We ontvingen uiteindelijk het bericht dat VOS & UIL wel zou worden ingeschreven. Niet geheel onbelangrijk om te vermelden, wel met de voorwaarde dat in de classificatie werd opgenomen dat de boeken gingen over ‘mensen’ en over ‘niet-levende objecten’. 

Gerelateerde blogs

Identiek of uitgebreid naamsonderzoek: wat is het verschil? 1

Identiek of uitgebreid naamsonderzoek: wat is het verschil?

Lees meer
Waarom je bij het checken van je merknaam nooit op een ‘rondje Google’ mag vertrouwen

Waarom je bij het checken van je merknaam nooit op een ‘rondje Google’ mag vertrouwen

Lees meer
Je werkterrein uitbreiden? Vergeet je merkbescherming niet!

Je werkterrein uitbreiden? Vergeet je merkbescherming niet!

Lees meer