Internationaal actief? Registreer je merk voordelig in de belangrijkste afzetmarkten

Veel bedrijven zijn niet meer alleen in Nederland actief, maar leveren ook producten en diensten buiten de Europese Unie of zelfs wereldwijd. In dat geval is het belangrijk dat je je als ondernemer ervan bewust bent dat jouw internationale ambities ook door merkrechten worden gewaarborgd. Het aanbieden van jouw producten of diensten in landen waar je geen (toereikende) merkrechten bezit, is risicovol. Immers, een andere partij heeft mogelijk wél haar merken goed geregistreerd en vervolgens kunnen jouw activiteiten inbreuk maken op die rechten.

Maar hoe zorg je dan voor een sterke en tegelijkertijd overzichtelijke merkenportefeuille? Voor internationaal opererende ondernemingen met verschillende merken kan dat een hele opgave zijn. Een van de oplossingen daarvoor is het gebruikmaken van de mogelijkheid om merkrechten te registreren middels de Internationale Registratie (IR) en/of nationale merkregistratie.

Optie 1: Internationale Registratie (IR)

Om merkaanvragen in veel landen administratief te bundelen, is er een verdrag gesloten tussen inmiddels meer dan 110 landen. Steeds meer landen zijn toegetreden tot dit systeem, waaronder ook grote economieën zoals Brazilië, Canada, China, India, Japan, de Verenigde Arabisch Emiraten, de Verenigde Staten en de Europese Unie. In dat kader is het belangrijk om te beseffen dat het Verenigd Koninkrijk als niet EU-lidstaat apart moet worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor landen zoals Turkije, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (allen géén onderdeel van de EU).

De  IR is als het ware een paraplu aan merkaanvragen die naar wens samengesteld kan worden. Een IR is daarmee erg flexibel, omdat je alleen de landen kiest die voor jou van belang (zullen) zijn. Uitbreiding naar andere landen is later altijd mogelijk tegen relatief lage aanvraagkosten.

Tarieven aanvragen merkrechten interessant

De tarieven voor het aanvragen van merkrechten via deze route zijn kosten-batentechnisch gezien interessant. Een groot voordeel. Er zijn echter een aantal aspecten aan het systeem van de IR waar risico’s aan verbonden zijn. Zo is een merk via de IR gedurende vijf jaar na aanvraag afhankelijk van het basismerk (bijvoorbeeld het Benelux-merk). Gebeurt er iets met het basismerk dan geldt dat gedurende die periode ook voor de IR. Wordt bijvoorbeeld het basismerk doorgehaald, dan komt ook de internationale registratie te vervallen. Vijf jaar na de aanvraag vervalt die afhankelijkheid en blijft de internationale aanvraag voortbestaan.

Dit risico is daarmee uiteraard afhankelijk van hoe (juridisch gezien) sterk het basismerk is geregistreerd. Om deze reden is het belangrijk om vooraf gedegen onderzoek te doen naar de merkrechten van andere partijen, waaronder directe concurrenten. Aan de hand van de resultaten kan een goede depot strategie worden bepaald.

Optie 2: Nationale merkregistratie

Een andere mogelijkheid is om rechtstreeks bij de nationale merkeninstanties de merken aan te vragen. Deze instanties stellen vaak de eis dat een lokale advocaat de merkaanvraag verricht. Het voordeel daarvan is dat de merkaanvraag beter in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving gebracht kan worden, wat vervolgens de doorlooptijd én de kans op een succesvolle inschrijving ten goede komt. Het nadeel van deze route is dat de tarieven hoger liggen; de overheidstaksen zijn hoger, maar uiteraard dient ook de lokale agent betaald te worden voor haar diensten. 

Ter illustratie een voorbeeld

Een ondernemer wil graag een merkregistratie voor een nieuw product. Deze merkaanvraag kunnen we onderbrengen in één productklasse. De merkaanvraag kost de klant per aanvraagroute de volgende investering waarbij uiteindelijk 10 jaar merkbescherming wordt verkregen: