‘Te kwader trouw’: wat is het en wat kun je eraan doen?

Niet iedereen die een merk registreert, doet dat ook met de juiste bedoelingen. Wanneer de aanvraag om inschrijving van een merk te kwader trouw is ingediend, kan dat er, op grond van Benelux- en EU-wetgeving, onder omstandigheden voor zorgen dat een merk nietig verklaard wordt. We leggen het begrip te kwader trouw wat beter aan je uit, aan de hand van een bekend voorbeeld: kunstenaar Banksy.

‘Copyright is for losers’

De Britse artiest, die bekend staat om zijn graffiti kunst, wordt regelmatig gebruikt voor commerciële doeleinden. Banksy maakte daar nooit een probleem van. Want, zo verklaarde hij eerder: ‘Copyright is for losers.’ Toch poogde Banksy in 2014 een stokje te steken voor de commerciële uitbuiting van zijn werk. Nu kan een kunstenaar zich normaal gesproken beroepen op het auteursrecht. Maar omdat Banksy anoniem wil blijven, en zich dus niet wil en kan identificeren als de maker van het werk, liet hij een aantal werken als merk registreren bij het merkenregister van de Europese Unie. 

De registratie werd uiteindelijk aangevochten door het Londense wenskaarten-bedrijf Full Colour Black, die het werk van Banksy op haar wenskaarten gebruikt. Het argument: Banksy zou te kwader trouw hebben gehandeld. De merkaanvragen zouden namelijk niet zijn gedaan om het merk beschermd te kunnen gebruiken, maar om te voorkomen dat de identiteit van de kunstenaar bekend zou raken langs auteursrechtelijke weg.

Het EUIPO gaf het wenskaarten-bedrijf gelijk en oordeelde dat Banksy ‘zijn merk niet inzet om marktaandeel te creëren of te behouden, maar het louter gebruikt om de wet te omzeilen’. Het bureau zette dan ook een vette streep door de registratie.

Te kwader trouw: een merk registreren met oneerlijke intenties

Met dit voorbeeld hebben we meteen de essentie van ‘kwade trouw’ te pakken. Een merk wordt geregistreerd om een andere reden dan waar een merkregistratie in de basis voor is *bedoeld. Het heeft er hierbij alle schijn van dat de merkhouder niet de intentie heeft om een merk te gebruiken of eerlijk te concurreren.

*Je registreert een merk omdat je niet wil dat iemand anders, onder dezelfde naam of hetzelfde logo, actief wordt op jouw markt. Met een vastgelegd merk wordt jouw naam of logo goed beschermd, zodat alleen jij het kan gebruiken. Dit gebruiken van je merk is cruciaal, zoals bepaald in de ‘gebruiksplicht’.

Te kwader trouw: wat kun je eraan doen?

Nu klinkt dit misschien als een ver-van-je-bed-show. Toch kan het ook jou zomaar overkomen dat een ander merk je op deze manier (bewust!) tegenwerkt. En geloof ons: dat wil je graag de kop indrukken zodra het kan.  

Voor een aangevraagd Benelux en EU-merk geldt dat je in zo’n situatie zelf bezwaar zal moeten maken. De merkeninstantie waar het merk gedeponeerd wordt (de aanvraag tot registratie ingediend) beoordeelt namelijk alleen of het merk aan de juiste merk-criteria voldoet. En bekijkt hierbij niet of het beoogde merk in het vaarwater zit van een ander. Je kan tegen de inschrijving van het te kwade trouw gedeponeerde merk een zogenaamd verzoek tot doorhaling indienen. De verzoeker dient dit verzoek dan wel te onderbouwen – en de kwade trouw aannemelijk te maken. 

Zo kun je te kwader trouw signaleren

Je kunt je vast voorstellen dat het behoorlijk lastig is om vast te stellen dat iemand daadwerkelijk een verkeerde, oneerlijke bedoeling had met het deponeren van een merk. Toch zijn er wel degelijk factoren te onderscheiden die de bezwaar makende partij aan kan dragen. Denk hierbij aan: 

• De merkhouder had kunnen én moeten weten dat een andere partij al een identiek of soortgelijk teken gebruikt voor identieke of soortgelijke producten of diensten.
• Het merk lijkt alleen gedeponeerd te zijn om een ander af te troeven, onder het mom ‘wie het eerst maalt, wie het eerst haalt’ Dit zie je bijvoorbeeld gebeuren in zakelijke conflicten, waarin onenigheid is over wiens idee het nu eigenlijk was. 
• De merkhouder lijkt het merk alleen te hebben aangevraagd om derden te beletten van het teken gebruik te maken. Het is dus niet intentie van de merkhouder om het merk vervolgens ook te gebruiken. De eerlijke concurrentie (‘mededinging’) wordt hierdoor belemmerd – en dat is onwenselijk.
• De aanvrager van het merk wil de registratie gebruiken om te profiteren van een ander merk. Bijvoorbeeld door een financiële vergoeding los te peuteren bij de andere partij (“Ik heb nu de merkrechten, als je me betaalt kun je ze krijgen”) of door bewust de verwarring op te zoeken en zo mee te kunnen liften op de bekendheid van de ander. 

Voor ál deze factoren geldt dat er sprake van moest zijn op het moment van indiening van de merkaanvraag. De timing van de aanvraag is dus cruciaal.