Zodra een merk door de merkeninstantie is geaccepteerd, wordt het voorafgaande aan de inschrijving eerst gepubliceerd. Gedurende deze periode kunnen merkhouders van oudere merken bezwaar maken tegen jouw merk, zonder tussenkomst van de rechter. Deze oppositietermijn duurt in de Benelux twee maanden en in de EU drie maanden.
Als niemand bezwaar heeft gemaakt voor het einde van de oppositietermijn dan wordt het merk ingeschreven. Nadat het merk is ingeschreven zul je in de meeste gevallen een rechtszaak moeten beginnen om iets tegen het nieuwe merk te doen. Dat is duur en de uitslag is veel onzekerder. Rechters zijn namelijk minder gespecialiseerd in het merkenrecht dan de juristen die de opposities beoordelen voor de officiële merkenregisters.
Stap 1. Bezwaar maken
Het is gebruikelijk om je bezwaar eerst aan de (merkgemachtigde van de) wederpartij kenbaar te maken met de bedoeling dat de nieuwe aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Dit doe je door alle argumenten te verzamelen en (juridisch) te onderbouwen waarom jij vindt dat er verwarring zal ontstaan tussen jouw merk en het aangevraagde merk. Door dit tijdig te doen hoef je nog geen oppositie in te stellen bij het merkenregister maar is het duidelijk dat als je geen bevredigend antwoord op je bezwaar krijgt, je dit zult doen.
Stap 2. Oppositie instellen
Oppositie stel je in bij de merkenautoriteiten waar het nieuwe merk is aangevraagd, bijvoorbeeld het BBIE. Daar wordt eerst beoordeeld of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Daarna wordt gecontroleerd of er aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en dien je de 40% van de oppositiekosten te voldoen. Vervolgens wordt er aan beide partijen gedurende een korte tijd (de zogenoemde ‘cooling-off periode’) de gelegenheid gegeven om onderling tot een oplossing te komen.
Hierna dien je de overige oppositiekosten te voldoen en moet je binnen twee maanden je argumenten indienen. De verweerder krijgt vervolgens twee maanden om daarop te reageren. Wanneer de verweerder vraagt bewijs aan te leveren dat jij jouw merkt gebruikt als hij ouder dan 5 jaar is, dan krijgen beide partijen ook weer ieder twee maanden voor. Hierna volgt de beslissing van de merkeninstantie.
Stap 3. De oppositiebeslissing
De merkenbureau beslist of de oppositie wel of niet gegrond is. Als de oppositie gegrond is heb je gewonnen en wordt het nieuwe merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Als opposant heb jij de oppositiekosten betaald. Deze kun je samen met de (juridische) kosten verhalen op de wederpartij. Bij een gedeeltelijk gelijk, draagt iedere partij zijn eigen kosten. Pas op! Je maakt altijd meer kosten dan je juridische en oppositiekosten. Die overige kosten krijg je niet vergoed.
Vervolgstappen:
Door een succesvolle oppositieprocedure heb je bereikt dat het andere merk niet geregistreerd is. Wanneer de wederpartij niet uit zichzelf stopt met het gebruiken van het conflicterende merk, heb je nu erg sterke argumenten hem (evt. bij de rechter) te dwingen om het gebruik van het conflicterende merk te staken. Ook kan het mogelijk zijn om schadevergoeding en/of afdracht van winst te vorderen.
Bij een niet succesvolle oppositieprocedure kun je in beroep gaan. In de Benelux moet je hiervoor naar de rechter, voor de EU kan dat bij de Europese merkenautoriteit het EUIPO.
Pas op! Een oppositieprocedure is specialistisch juridisch werk dat zonder emotie of belangenafweging en alleen op basis van feitelijke merkregistratie gebeurt. Laat dit door de merkgemachtigden van Merk-Echt doen: zij hebben de (BMM-)opleiding en ervaring, weten je kansen goed in te schatten en bereiken vaak al resultaat in stap 1, voor de oppositie officieel is ingediend. Dat scheelt je een hoop tijd en geld.