You lose it, if you don’t use it….. the right way!

In principe verkrijg je merkrechten voor een periode van 10 jaar. Hierbij geldt na het verstrijken van een bepaalde periode wel een gebruiksplicht. In de Benelux en de EU is deze periode 5 jaar. Na die 5 jaar bestaat de kans dat je moet aantonen dat je het merk gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd. 

Naast het gebruik van de waren en diensten, is het ook van belang dat je een woordbeeldmerk of beeldmerk gebruikt zoals het is geregistreerd. Een woordbeeldmerk is een combinatie van woordelementen en grafische elementen. Een beeldmerk bevat enkel grafische elementen. 

Waarom is er een gebruiksplicht?

Je verkrijgt een alleenrecht op een merkregistratie voor een periode van tien jaar. Deze registratie kan na deze periode, telkens vernieuwd worden met tien jaar. Hier zit geen limiet op. Je hebt dus een waardevol monopolie in handen! Echter, indien je het merk niet gebruikt, heb je hier ook geen gerechtvaardigd belang meer bij. Je zou namelijk anders in theorie, met een niet gebruikt merk, nieuwe registraties kunnen blijven dwarsbomen. Hierdoor ontstaat er oneerlijke concurrentie, en met de gebruiksplicht wordt dat voorkomen.  

Wanneer moet je het aantonen?

In de Benelux en de EU is je merk zoals gezegd gebruiksplichtig na 5 jaar. Het is echter niet zo dat de overheidsinstantie hier actief naar vraagt, of dat jij je gebruiksbewijzen moet indienen. Dit is overigens in sommige andere landen, zoals de Verenigde Staten, wel zo! 

Als je het niet na 5 jaar moet bewijzen, wanneer dan wel? Indien jij een beroep wilt doen op je merkrechten kan het zijn dat je dit moet aantonen. Een wederpartij kan namelijk hiertoe een verzoek indienen bij de overheidsinstantie. Ookwel een non-use cancellation action genoemd. 

Kies je voor een zwart/wit of kleur logo?

In sommige landen buiten de Benelux en EU, bijvoorbeeld in Australië, Brazilië en Frankrijk, is het mogelijk om een merk in zwart/wit of grijstinten te deponeren, en verkrijg je vervolgens merkrechten in alle kleurstellingen. Het maakt daarbij dus niet uit in welke kleur je jouw logo gebruikt. Voor Benelux en EU registraties, maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is dit helaas niet het geval. 

Om gebruik van een merk aan te kunnen tonen, is het van belang het in de kleur te gebruiken, zoals dit is geregistreerd. Gebruik je het logo iedere keer in een andere kleur, dan is het wellicht verstandig om meerdere varianten te registreren of de meest gebruikte kleur te registreren.

Omdat een merk in zwart/wit of grijstinten geen bescherming biedt voor het gebruik van het logo in alle kleuren, moet je vooraf bepalen hoe je het logo gaat gebruiken en dus gaat registreren. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een kleurverandering een nieuwe merkregistratie kan vereisen. 

Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen. Wij adviseren je of het noodzakelijk is om een nieuw depot te verrichten. 

Verzamel bewijs!

Mocht je in een procedure gevraagd worden gebruik van je merk aan te tonen, kan dit een hele klus zijn. In de praktijk komt met regelmaat voor dat de bewijsmiddelen die voorhanden zijn, ondanks dat een merk gebruikt wordt, moeilijk het daadwerkelijke gebruik aantonen. Het is zonde als je merk wordt doorgehaald in het merkenregister, terwijl je het gebruikt, enkel omdat je de correcte bewijsmiddelen niet voorhanden hebt. 

Ons advies is dan ook om alles te documenteren met datumnotatie vanaf het moment dat het merk in het economische verkeer is gebracht en niet pas te starten op het moment dat erom gevraagd wordt. 

Het is helaas niet mogelijk om op voorhand te zeggen hoeveel gebruiksbewijs voldoende is om gebruik van je merk aan te tonen. Dit is afhankelijk van het product of dienst. Uiteindelijk ligt deze beoordeling bij de overheidsinstantie. Stelregel is wel dat je nooit teveel gebruiksbewijzen verzameld kunt hebben.