Onderscheidend of niet? Test jouw kennis

In het proces van merkaanvraag en -registratie spelen diverse factoren een cruciale rol. Twee oorzaken voor het weigeren of nietig verklaren van merken betreffen de mate waarin een merk beschrijvend is, en het al dan niet beschikken over voldoende onderscheidend vermogen.

Beschrijvende merken

Merken die uitsluitend bestaan uit tekens die de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de producten aanduiden of van het uitvoeren van de diensten, zijn beschrijvend. Dit kan betrekking hebben op de woordelementen van het merk, maar ook op grafische elementen; het logo. 

Doel merk

Een merk heeft als doel de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Als een woord of een logo deze functie niet kan vervullen, dan kan het geen merk zijn, omdat het dan onderscheidend vermogen mist. Een simpel grafisch element heeft bijvoorbeeld onvoldoende onderscheidend vermogen om geaccepteerd te kunnen worden als merk. 

Puur beschrijvend merk

Een puur beschrijvend merk heeft sowieso geen onderscheidend vermogen. Hier ligt de zogenaamde “Freihaltebedürfnis” aan ten grondslag. Oftewel de behoefte/noodzaak om bepaalde termen of tekens vrij te houden voor algemeen gebruik, zodat ze niet als merk geregistreerd kunnen worden door één partij. Indien deze regel niet had bestaan, zouden partijen door één enkele partij onredelijk beperkt kunnen worden in hun communicatie over hun producten of diensten. Stel dat iemand het woord “appel” als merk zou mogen registreren voor “vruchtensap”, dan zou niemand anders dat woord nog mogen gebruiken om aan te geven dat ze appelsap verkopen, en dat zou onwenselijk zijn.

Een merkaanvraag of een reeds ingeschreven merk met gebrek aan onderscheidend vermogen kan daarom geweigerd of nietig verklaard worden (het merk wordt dan geacht nooit te hebben bestaan).

Doe de Quiz!

Benieuwd of jij kunt inschatten of een merk wel of geen onderscheidend vermogen heeft? In deze quiz nemen we je mee langs vier voorbeelden van merken die beoordeeld zijn op hun onderscheidend vermogen.

(De antwoorden van de quiz vind je onder aan de pagina.)

Vraag 1.

Heeft onderstaand teken voldoende onderscheidend vermogen om als merk geaccepteerd te kunnen worden?

Benelux merkaanvraag

INTENSE BY NATURE

Klasse 32: bieren.

Vraag 2.

Had het Franse bedrijf, Compagnie financière de participation succes met haar verzoek om nietigverklaring van het onderstaand EU merk vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen bij het EUIPO?

EU merkaanvraag

Klasse 31: verse vruchten

Vraag 3

Heeft het onderstaande teken voldoende onderscheidend vermogen om als merk geaccepteerd te kunnen worden?

Internationale aanvraag met aanwijzing van de EU

FRAUD FIGHTERS

Klasse 9:  software 

Klasse 42: IT-diensten voor gegevensbescherming

Vraag 4

Heeft het onderstaande teken voldoende onderscheidend vermogen om als merk geaccepteerd te kunnen worden?

EU merkaanvraag

Klasse 12 Motorvoertuigen en onderdelen daarvan; banden en wielen.

Zelf een weigering voorkomen?

Of je nu een nieuwe naam of logo ontwikkelt, stel jezelf de vraag: springt mijn merk eruit of dreigt het te verdwijnen in de zee van beschrijvende merken of simpele logo’s? Kies voor creativiteit en originaliteit. Een sterk merk onderscheidt zich en is niet zuiver beschrijvend, is herkenbaar en blijft hangen. En precies die onderscheidende kracht kan voorkomen dat jouw merkaanvraag geweigerd zal worden.

Antwoorden quiz

Antwoord vraag 1:

Nee, het aangevraagde merk is door BOIP geweigerd, omdat het geen onderscheidend vermogen heeft en beschrijvend is. De merkhouder is tegen deze beslissing nog in beroep gegaan bij het Benelux-Gerechtshof, maar deze heeft het beroep afgewezen.

Merkaanvraag

Beslissing

Antwoord vraag 2:

Ja, in 2023 verklaarde het EUIPO het bovenstaande merk ongeldig voor verse vruchten. Het EUIPO oordeelde dat het logo geen onderscheidend vermogen heeft en dat Chiquita Brands niet had aangetoond dat het logo door gebruik wel een onderscheidend vermogen heeft gekregen. Chiquita Brands ging in beroep tegen deze beslissing. Het Gerecht bevestigde dat het logo van Chiquita Brands niet als EU-merk voor verse vruchten kan worden beschermd. Het logo mist onderscheidend vermogen, omdat de ovale vorm eenvoudig is en vaak wordt gebruikt in de fruitsector. Chiquita was niet succesvol om aan te tonen dat het logo door gebruik in de hele EU alsnog onderscheidend was geworden.

Merkaanvraag

Beslissing

Antwoord vraag 3: 

Nee, het EUIPO heeft de EU aanvraag FRAUD FIGHTERS geweigerd.
Volgens de Kamer van beroep van het EUIPO is het teken beschrijvend en mist het onderscheidend vermogen. De merkhouder beargumenteerd bij het gerecht dat ‘fraud fighters’ geen gebruikelijke uitdrukking is, niet voorkomt in woordenboeken en in de IT-sector een specifieke betekenis heeft. Het Gerecht stelde dat het relevante publiek, dat uit professionals bestaat, het teken onmiddellijk zal opvatten als aanduiding van de bestemming of het soort van de betrokken waren en diensten. Het is voor een weigering niet vereist dat de termen in het woordenboek voorkomen. Het Gerecht heeft de beslissing van het EUIPO bevestigd en de registratie van het merk “FRAUD FIGHTERS” geweigerd vanwege het beschrijvende karakter ervan.

Merkaanvraag

Beslissing

Antwoord vraag 4:

Op 28 september 2023 wees het EUIPO de aanvraag gedeeltelijk af voor de producten in klasse 12, vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Mercedes-Benz ging op 5 oktober 2023 in beroep tegen deze beslissing. De Kamer van beroep van het EUIPO heeft dat beroep afgewezen. De Kamer van beroep bevestigde de beslissing. Ook het gerecht oordeelt dat het merk van Mercedes-Benz een gewone, herkenbare afbeelding is van een terreinwagen, zonder opvallende elementen die zouden kunnen wijzen op de commerciële herkomst. Kortom, de aanvraag had onvoldoende onderscheidend vermogen om voor de producten in klasse 12 geaccepteerd te kunnen worden.

Merkaanvraag

Beslissing