Naar aanleiding van een onlangs gewezen arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) kopte Nu.nl op 5 juni ‘Iedereen mag een Big Mac (met kip) verkopen’. Het HvJEU heeft namelijk geoordeeld dat de fastfoodketen McDonald’s niet heeft aangetoond dat hun Europese merk Big Mac ‘normaal is gebruikt binnen een aaneengesloten periode van vijf jaar’ binnen de Europese Unie voor onder andere kipproducten en restaurantdiensten. Dit betekent dat het merk niet langer is ingeschreven voor deze producten en diensten, maar klopt deze kop?
‘Normaal’ gebruik
Een beetje context is hier op zijn plaats, want wat is normaal gebruik van een merk? De gebruiksplicht houdt in dat je je merk moet gebruiken zoals het staat geregistreerd om je te kunnen beroepen op jouw merkrecht. In een doorhalingsprocedure moet je, kort gezegd, op verzoek kunnen aantonen dat jij het merk gedurende vijf aaneengesloten jaren hebt gebruikt voor de producten en/of diensten waarvoor het is geregistreerd. Zelfs als je het merk wel gebruikt, maar dit onvoldoende kan bewijzen of het slechts incidenteel hebt gebruikt, kan je merk (gedeeltelijk) worden doorgehaald. Je merk wordt dan uit het merkenregister geschrapt voor de producten en/of diensten waarvoor je geen gebruik hebt kunnen bewijzen. Jouw merkrecht kan dus in zijn geheel komen te vervallen.
Je moet er als merkhouder dus voor zorgen dat je goede bewijzen verzamelt waaruit blijkt dat jij jouw merk normaal gebruikt. Hierbij kan je denken aan facturen, brochures, catalogi, websites en advertenties. McDonald’s heeft volgens het HvJEU onvoldoende kunnen bewijzen dat het merk normaal is gebruikt.
Gat in de markt?
Betekent dit nu dat de naam Big Mac, of iets wat daarop lijkt, door iedereen mag worden gebruikt voor kipproducten, zoals Nu.nl zegt? Helaas, dat is niet het geval.
Hoewel het merk niet meer is ingeschreven voor kipproducten, blijft het merk voor een groot deel van de producten wel overeind, omdat McDonald’s hiervoor wél het gebruik heeft kunnen bewijzen. Uiteindelijk is de vraag of er een gevaar voor verwarring bestaat tussen twee partijen die dezelfde of een gelijkende naam gebruiken, voor (soort)gelijke producten of diensten. Zou een gemiddelde consument kunnen denken dat die nieuwe kipburger die onder de naam Big Mac wordt verkocht, van de McDonald’s afkomt? Er bestaat een goede kans dat daarover verwarring ontstaat en dat McDonald’s jou op basis van haar Big Mac merk alsnog met succes kan aanspreken op het gebruik van de naam, ook al is het voor kipburgers.
Het belang om je merk te gebruiken
Het is dus allemaal niet zo eenvoudig als de nieuwsberichten het weergeven. Deze zaak laat goed zien hoe belangrijk het is om je merk te gebruiken en dit gebruik goed te documenteren. Hoewel McDonald’s nu niet met lege handen staat, staat de deur op een kier voor Supermac’s, de wederpartij in deze spraakmakende zaak. Zij willen namelijk hun restaurantketen uitbreiden en het merk Big Mac stond ze in de weg. Nu het merk niet langer geregistreerd is voor restaurantdiensten, zijn hun kansen op een succesvolle merkregistratie in de EU voor het merk Supermac’s toch wat vergroot.
Wil jij advies over de registratie van je merk?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 076-5148403 of [email protected]. Of plan direct kosteloos een 15 minuten afspraak in met een adviseur merken en modellen.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 076-5148403 of [email protected]. Of plan direct kosteloos een 15 minuten afspraak in met een adviseur merken en modellen.